Hermès ottiene un'altra vittoria contro l'artista Mason Rothschild: cosa significa per il test Rogers?

La decisione del tribunale stabilisce un precedente importante per le cause di violazione di marchio che coinvolgono le opere di espressione artistica

Il tribunale di Manhattan ha emesso una sentenza favorevole alla casa di moda francese Hermès contro l'artista Mason Rothschild, che aveva creato gli NFT MetaBirkins che violavano i diritti di marchio della casa di moda.

La sentenza ha stabilito che Rothschild aveva violato i diritti di marchio di Hermès utilizzando il nome "MetaBirkins" e il disegno delle borse Birkin senza il permesso di Hermès. Il tribunale ha inoltre ordinato a Rothschild di cessare e desistere dall'utilizzare il nome "MetaBirkins" e il disegno delle borse Birkin, di distruggere tutti i beni che contenevano tali marchi e di pagare a Hermès un risarcimento danni di 1 milione di dollari.

La decisione del tribunale è stata accolta con favore da Hermès, che ha affermato che la sentenza "proteggerà i suoi preziosi marchi e impedirà a terzi di sfruttarli indebitamente". La decisione è stata anche accolta con favore dagli esperti di proprietà industriale, che hanno affermato che la sentenza "stabilisce un precedente importante per le cause di violazione del marchio che coinvolgono le opere di espressione artistica".

Il caso Rothschild è stato valutato anche sulla base del noto "test di Rogers" per l'impiego di marchi in opere di espressione artistica.

Il test Rogers

Il test Rogers è un criterio legale che viene utilizzato per determinare se l'uso di un marchio in un'opera di espressione artistica è protetto dal Primo Emendamento. Il test Rogers prevede che l'uso del marchio sia protetto dal Primo Emendamento se soddisfa due requisiti:

  1. L'uso deve avere una rilevanza artistica significativa;
  2. L'uso non deve essere fuorviante.
  • "Rilevante artisticamente" significa che l'uso del marchio è necessario per l'espressione di un'idea o di un'opinione. Ad esempio, un artista potrebbe utilizzare il marchio di un'azienda in un'opera d'arte per commentare la società o la cultura.

  • "Non fuorviante" significa che l'uso del marchio non ingannerà le persone a credere che il prodotto o il servizio dell'artista sia affiliato all'azienda proprietaria del marchio. Ad esempio, un artista potrebbe utilizzare il marchio di un'azienda in un'opera d'arte, ma sarebbe fuorviante se l'artista affermasse che il prodotto o il servizio è prodotto o distribuito dall'azienda.


Il test Rogers è stato stabilito dalla Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito nel caso Rogers v. Grimaldi. Il caso Rogers riguardava un'artista che aveva creato un'opera d'arte che raffigurava una ballerina con il nome "Madam X". Il nome "Madam X" era un marchio registrato dell'azienda Grimaldi. La Corte d'Appello ha stabilito che l'uso del nome "Madam X" dall'artista era protetto dal Primo Emendamento perché aveva una rilevanza artistica significativa e non era fuorviante.

Il test Rogers è stato utilizzato in una serie di casi che hanno riguardato l'uso di marchi in opere di espressione artistica. In generale, la Corte ha stabilito che l'uso di marchi in opere di espressione artistica è protetto dal Primo Emendamento, a condizione che sussista una rilevanza artistica significativa e non sia fuorviante.


Nel caso di Rothschild, il tribunale ha ritenuto che l'utilizzo del marchio Hermès fosse esplicitamente fuorviante, in quanto ha creato l'impressione che Hermès fosse in qualche modo affiliato ai MetaBirkins NFT. Il tribunale ha anche osservato che il test Rogers potrebbe non essere più applicabile dopo la decisione della Corte Suprema in Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, che ha stabilito che il test Rogers non è appropriato quando l'accusato ha utilizzato un marchio per designare la fonte dei propri beni.

La decisione di Jack Daniel's

La decisione della Corte Suprema in Jack Daniel's ha sollevato alcune domande sulla futura applicabilità del test Rogers. La Corte ha infatti stabilito che il test Rogers non è appropriato quando l'accusato ha utilizzato un marchio per designare la fonte dei propri beni. Questo significa che, in tali casi, l'uso del marchio non può essere protetto dal primo emendamento, anche se soddisfa i requisiti del test Rogers.

La decisione di Jack Daniel's potrebbe avere un impatto significativo sulle cause di violazione del marchio che coinvolgono le opere di espressione artistica. In tali casi, i tribunali dovranno ora valutare se l'uso del marchio da parte dell'accusato sia stato fatto per designare la fonte dei propri beni. Se la risposta è affermativa, il test Rogers non sarà applicabile e l'uso del marchio non sarà protetto dal primo emendamento.

La decisione di Jack Daniel's è quindi un passo importante nella tutela dei diritti di marchio. Essa chiarisce infatti che i marchi non possono essere utilizzati in modo fraudolento, anche se ciò avviene nell'ambito di un'opera di espressione artistica.

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