L'Ufficio Brevetti giapponese si pronuncia a favore della registrazione del marchio "mac"

In una recente decisione, l'ufficio brevetti giapponese (JPO) si è pronunciato contro l'opposizione di McDonald's alla registrazione del marchio denominativo stilizzato "mac" depositato da Daiya Group Inc. per servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso. 

Il JPO ha concluso che il marchio "mac" era diverso dal marchio "Mc" di McDonald's e che non esisteva rischio di confusione tra i due. Il marchio opposto, contenente la parola stilizzata "mac", è stato presentato da Daiya Group Inc. il 27 ottobre 2021, per l'uso in servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, inclusi prodotti quali carne, latte, bevande gassate, bevande analcoliche a base di succhi di frutta , tè, caffè e cacao (classe 35). Vale la pena notare che Daiya Group Inc. ha utilizzato il marchio "mac" come nome commerciale per il proprio negozio. 

Dopo aver concesso protezione al marchio opposto il 22 giugno 2022, il JPO lo ha pubblicato per l'opposizione post-concessione il 30 giugno 2022. McDonald International Property Company Limited ha risposto presentando opposizione il 20 luglio 2022.
McDonald ha sostenuto che il marchio " Mc" aveva guadagnato una notevole fama come identificatore della loro attività e aveva un suono simile al marchio opposto "mac".
McDonald ha sostenuto che i consumatori potrebbero potenzialmente confondere i servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso relativi a prodotti alimentari, come carne, latte e bevande, recanti il marchio opposto con McDonald a causa della somiglianza tra i marchi. 

Tuttavia, il comitato di opposizione del JPO ha preso in considerazione l'argomentazione di McDonald ma ha scoperto che la famosa azienda aveva utilizzato il marchio "Mc" in combinazione con altre parole. Sebbene sia comunemente noto che i consumatori si riferiscano a McDonald's come "MAC", non c'erano prove che suggerissero che McDonald avesse utilizzato "MAC" in relazione alla propria attività. 

Per quanto riguarda la somiglianza dei marchi, la Commissione ha stabilito che i marchi citati erano dissimili dal punto di vista fonetico rispetto al marchio opposto. Pronunciati come "emˈsiː" o "mækˈkæfˈeɪ", i marchi citati differivano sufficientemente da "mac". 

Inoltre, la commissione non ha riscontrato alcuna somiglianza visiva o concettuale tra i marchi. 

Pertanto, la Commissione ha concluso che il marchio opposto “mac” era chiaramente dissimile dai marchi citati. Considerando la mancanza di prove sostanziali che dimostrino il ruolo di "MAC" come indicatore della provenienza di McDonald's, il Consiglio ha ritenuto improbabile che i consumatori confondano il marchio opposto con McDonald quando utilizzato nei servizi designati.
Di conseguenza, il Collegio ha respinto in toto l'opposizione di McDonald's, affermando la validità e lo status quo del marchio opposto “mac”. 

Nella sua recente decisione, l'Ufficio Brevetti giapponese ha mantenuto la decisione, evidenziando la dissomiglianza tra i marchi e l'improbabilità di confusione tra le parti. Questo risultato sottolinea l’importanza di considerare le circostanze e le prove specifiche per ciascun caso quando si valutano le controversie sui marchi.

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