L'International Trademark Association (INTA) ha espresso il proprio sostegno per la revisione delle linee guida e delle pratiche dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) riguardanti la conversione dei marchi dell'Unione Europea (EUTM) in domande nazionali. Questa posizione è stata delineata in un parere di terza parte reso noto il 4 giugno, in risposta ad una controversia che coinvolge la società medtech tedesca Preventicus e il suo tentativo di convertire il marchio "Nightwatch" in un marchio nel Regno Unito.
Il caso 'Nightwatch': interpretazioni dell'articolo 139(2)(b)
Il punto centrale della questione risiede nell'interpretazione dell'articolo 139(2)(b) del Regolamento sui Marchi dell'Unione Europea, il quale attualmente vieta la conversione dei marchi dell'UE nei paesi membri in cui l'EUIPO ha identificato motivi di rifiuto.
INTA sostiene che l'espressione "la decisione dell'ufficio" riportata nell'articolo 139(2)(b), dovrebbe riferirsi solo a una decisione finale e non dovrebbe includere le decisioni dell'EUIPO che rigettano la domanda di EUTM nei casi in cui non è stato presentato appello.
Preventicus aveva ritirato la sua domanda per il marchio dopo la decisione dell'EUIPO, senza però presentare appello. Successivamente aveva richiesto la sua conversione in domande di marchio nazionale per varie giurisdizioni, inclusa quella nel Regno Unito, ma queste richieste erano state respinte. La Quarta Sezione di Appello dell'EUIPO ha stabilito che, poiché la domanda EUTM era stata ritirata durante il periodo di appello, la decisione di rifiuto non era definitiva e la richiesta di conversione nel Regno Unito avrebbe dovuto essere accettata.
Impatti potenziali sulla prassi dei marchi EU nell'UE
Questa posizione è coerente con la decisione della Quarta Sezione di Appello dell'EUIPO del settembre 2022 che, secondo l'INTA, dovrebbe portare a un cambiamento nelle linee guida e nelle pratiche dell'EUIPO in vigore da quasi due decenni. L'associazione sostiene che è fondamentale unificare l'interpretazione delle disposizioni sulla conversione degli EUTM. Il caso specifico riguarda il tentativo di convertire il marchio 'Nightwatch' in un marchio nazionale nel Regno Unito, nonostante il rifiuto dell'EUIPO dovuto a motivi di descrizione e mancanza di distintività per il pubblico di lingua inglese.
Revisione delle linee guida dell'EUIPO
L'EUIPO ha recentemente aggiornato le sue linee guida, con le modifiche entrate in vigore il 31 marzo 2024. Le nuove linee guida includono importanti aggiornamenti su come presentare e valutare le prove, con un nuovo capitolo dedicato alle modalità di presentazione delle prove documentali e alla loro valutazione probatoria.
Questo nuovo capitolo è stato predisposto per migliorare la comprensione delle parti su come presentare correttamente le prove, al fine di evitare che vengano scartate.
Il direttore esecutivo dell'EUIPO ha rimandato la decisione allargata della Sezione di Appello, sollevando questioni relative all'interpretazione del processo di conversione. INTA ha sostenuto che l'espressione "la decisione dell'ufficio" dovrebbe riferirsi solo a decisioni finali e non dovrebbe esserci differenziazione basata su se la decisione rilevante sia stata presa in procedimenti ex parte o inter partes.
In sintesi, la posizione di INTA rappresenta un distacco dalla prassi consolidata nelle linee guida dell'ufficio sulla conversione degli EUTM e mira a uniformare l'interpretazione delle disposizioni relative alla conversione degli EUTM. Questo movimento ha il potenziale di influenzare significativamente il processo di conversione dei marchi all'interno dell'UE e potrebbe portare a un cambiamento nelle pratiche consolidate che sono state in vigore per un periodo considerevole.
Le informazioni aggiuntive sulle recenti modifiche e sulla conferenza annuale dell'INTA forniscono un contesto più ampio e approfondito, migliorando la comprensione del pubblico su questo argomento cruciale.